“베트남 사업할 계획이라면 상표 출원부터 하라.”
베트남 내 지식재산권 보호 업무를 수행하는 카이특허법인의 송영주 변리사가 한국 기업과 브랜드에게 첫 번째로 꺼낸 말이다.
송 변리사는 한국지식재산보호원이 18일 개최한 ‘베트남 진출 기업 지식재산권 보호 세미나’에서, 베트남 내 K-브랜드 침해가 활발하다며, 선출원주의를 채택한 베트남에서는 조기 출원과 모니터링이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 이어 증거 수집과 현지 협력을 통한 적극적인 대응이 필요하다고 덧붙였다.
베트남에서 상표 등록 절차는 다섯 단계를 거친다. 우선 출원서를 제출하면 약 1개월에 걸친 심사를 거친다. 이를 통과하면 출원 공고가 진행되는데, 이의신청 기간은 5개월이다. 이후 실체 심사가 이뤄지며, 이 기간은 길게는 18~20개월이 소요된다. 최종 등록결정이 내려지고 등록료를 납부하면 등록증이 발급된다.
한국 기업이 직면하는 가장 큰 문제는 ‘악의적 출원(Bad Faith)’이다. 다행스럽게도 2022년 베트남 지재권법이 개정되면서 2023년 1월부터 악의적 출원의 거절, 즉 무효 근거가 도입됐다. 이를 위해 출원 단계에서는 이의신청과 제3자 의견 제출이 가능하고, 등록 후에는 무효심판을 통해 다툴 수 있다.
악의적 출원 적용 요건은 인식 요건과 의도·목적 요건으로 나뉜다. 인식 요건은 출원인이 해당 상표를 알고 있었거나 알 수 있었음을 입증해야 한다. 즉, ‘정당한 권리자의 상표 존재’를 출원인이 모를 수 없는 상황이었음을 증명하는 것이다.
의도·목적 요건은 출원 목적이 부당하고 불공정한 동기였음을 입증해야 한다. 즉, 단순히 유사 상표를 출원한 것만으로는 부족하고, 반드시 부정한 동기까지 증명해야 한다.
악의적 출원을 입증하려면 두 요건을 동시에 충족해야 한다. 이는 악의적 출원과 단순 유사 출원을 구분하기 위한 장치다. 따라서 ‘인지’와 ‘부정한 의도’ 두 가지 모두를 입증해야만 악의적 출원으로 인정된다.
이를 입증하는 자료로는 주로 상표 사용 실적, 예를 들어 판매 실적이나 광고 자료, 시장 점유율 등이 활용된다. 또한 언론 기사, 수상 경력, 업계 보고서 등도 유효하다. 이 외에 출원인의 부당한 목적을 추정할 수 있는 이메일, 계약 협상 기록, 유사 거래 정황도 증거로 제출할 수 있다.
(앞으로 계속되는 내용)
- 국내시장관리개발국의 위조상품 점검, 처리 업무 현황
- 베트남 지식재산 볍률 규정 변화와 기업을 위한 참조 사례
- 베트남 세관의 지재권 보호 활동 현황
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